La surveillance de marque repère, dans les registres de l’INPI, de l’EUIPO et des offices étrangers, les nouveaux dépôts identiques ou proches de votre marque. Elle vous laisse le temps de former opposition, en général dans les deux mois, ou plus tard d’agir en contrefaçon. Deshoulières Avocats surveille gratuitement en France, à l’identique, toutes les marques dont il est mandataire, et propose sur devis des surveillances plus larges, à l’approchant, partout dans le monde.
Pourquoi surveiller sa marque ?
Enregistrer une marque ne suffit pas à la protéger. L’INPI vérifie que le signe déposé peut constituer une marque, mais il ne refuse pas un dépôt au motif qu’il ressemble à une marque antérieure. L’EUIPO, pour les marques de l’Union européenne, fonctionne de la même manière. C’est donc au titulaire de repérer les dépôts qui portent atteinte à sa marque et de réagir.
Or les délais sont courts. Une opposition doit être formée dans les deux mois suivant la publication de la demande à l’INPI, et dans les trois mois devant l’EUIPO. Passé ce délai, il reste l’action en nullité, plus longue et plus coûteuse.
Enfin, laisser faire peut vous priver de vos droits : si vous tolérez pendant cinq ans, en connaissance de cause, l’usage d’une marque postérieure enregistrée, vous ne pouvez plus en demander l’annulation ni l’interdire. C’est la forclusion par tolérance. La surveillance de marque évite d’en arriver là.
Que couvre la surveillance de marque ?
La surveillance de marque porte sur les registres officiels : l’INPI pour la France, l’EUIPO pour l’Union européenne, l’OMPI pour les marques internationales, et les offices nationaux des autres pays. Elle peut être de deux niveaux :
- à l’identique : le service signale les dépôts reprenant exactement votre marque ;
- à l’approchant : il signale aussi les dépôts proches sur le plan visuel, sonore ou intellectuel (par exemple « Ecolys » pour « Ekolis »), dans des produits ou services identiques ou voisins.
La surveillance de marque ne détecte pas les usages d’une marque sans dépôt, par exemple sur un nouveau site internet qui porterait atteinte aux droits sur une marque. Pour les noms de domaine, voir notre article sur la surveillance des noms de domaine.
Comment apprécier le risque de confusion ?
Tous les dépôts proches de votre marque ne justifient pas une réaction. Le risque de confusion s’apprécie globalement, du point de vue d’un consommateur moyen, en combinant plusieurs critères :
- la similitude des signes, sur les plans visuel (lettres communes, longueur), phonétique (prononciation) et intellectuel (idée évoquée) ;
- la similitude des produits et services désignés, selon leur nature, leur destination, leurs circuits de distribution et leur caractère concurrent ou complémentaire ;
- le caractère distinctif de votre marque : plus elle est originale ou connue, plus elle est protégée ;
- la renommée : une marque renommée est protégée même pour des produits différents, lorsque le dépôt concurrent en tire indûment profit.
C’est cette analyse que l’avocat réalise pour chaque dépôt signalé par la surveillance de marque. Elle permet de concentrer vos moyens sur les dépôts réellement dangereux.
Comment fonctionne la surveillance de marque ?
Chaque mois, vous recevez un rapport de surveillance. Il ne se limite pas à une liste de dépôts : chaque dépôt signalé est analysé par un avocat de notre cabinet, qui évalue le risque de confusion avec votre marque et vous recommande une suite (ne rien faire, écrire au déposant ou former opposition). Vous décidez ensuite, en connaissance de cause, si vous décidez engager une opposition et/ou une action en contrefaçon.
Deux formules sont proposées :
- Surveillance France à l’identique : gratuite et incluse pour toutes les marques dont Deshoulières Avocats est mandataire ;
- surveillances Monde à l’approchant (similitudes, Union européenne, international, pays de votre choix) : sur devis. Elles reposent sur notre réseau de correspondants dans plus de 150 pays.
Que faire si la surveillance révèle un dépôt concurrent ?
Lorsque la surveillance de marque révèle un dépôt gênant, plusieurs réponses sont possibles, de la plus simple à la plus contraignante :
- Écrire au déposant pour lui demander de retirer ou de limiter sa demande. Un accord de coexistence peut aussi fixer les conditions d’usage de chacun.
- Former opposition devant l’INPI ou l’EUIPO dans le délai légal. La procédure est écrite et contradictoire ; une redevance officielle s’ajoute aux honoraires. Si votre marque est elle-même visée, voir Répondre à une opposition de marque.
- Demander la nullité de la marque, devant l’INPI ou le tribunal, lorsque le délai d’opposition est expiré.
- Agir en contrefaçon si la marque concurrente est déjà utilisée : voir Engager une procédure en propriété intellectuelle.
Comment se déroule une opposition à l’INPI ?
L’opposition est la suite la plus fréquente d’une surveillance de marque. C’est une procédure administrative, rapide et peu coûteuse comparée à un procès :
- le dépôt de l’opposition, dans les deux mois suivant la publication de la demande, avec l’exposé des droits antérieurs invoqués ;
- la phase d’instruction, écrite et contradictoire : le déposant répond, vous répliquez. Les parties peuvent demander une suspension pour négocier un accord ;
- la décision du directeur de l’INPI, qui rejette tout ou partie de la demande de marque, ou rejette l’opposition ;
- le recours éventuel devant la cour d’appel.
Devant l’EUIPO, la procédure est comparable, avec un délai d’opposition de trois mois et une période de négociation prévue au début de la procédure.
Peut-on surveiller une marque internationale ?
Oui. Une marque internationale, déposée par l’intermédiaire de l’OMPI, produit ses effets dans chacun des pays désignés. La surveillance de marque doit donc porter sur les registres de ces pays, où des dépôts concurrents peuvent apparaître indépendamment. Le cabinet s’appuie sur son réseau de correspondants pour interroger les offices nationaux et, le cas échéant, former opposition sur place.
Que se passe-t-il si vous ne surveillez pas votre marque ?
- une marque proche peut être enregistrée et coexister avec la vôtre, ce qui affaiblit son caractère distinctif ;
- vous perdez la possibilité de former opposition et devez engager une action en nullité, plus longue et plus coûteuse ;
- au bout de cinq ans de tolérance en connaissance de cause, vous ne pouvez plus agir contre la marque postérieure ;
- votre marque risque, à terme, de devenir un terme courant, perdant toute valeur.
La surveillance de marque est donc moins une dépense qu’une assurance : elle protège la valeur de l’investissement réalisé dans votre marque.
Exemple : que contient un rapport de surveillance de marque ?
Imaginons une entreprise titulaire de la marque « Ekolis » pour des cosmétiques. Le rapport mensuel signale trois dépôts. Le premier, « Ekolis Tours » pour des voyages, vise des services sans lien avec les cosmétiques : l’avocat recommande de ne rien faire. Le deuxième, « Ecolys » pour des savons, reprend presque la même prononciation pour des produits identiques : l’avocat recommande une opposition. Le troisième, « Ekolia » pour des parfums, présente un risque plus discutable : l’avocat propose d’écrire d’abord au déposant pour obtenir une limitation de sa demande. Le titulaire décide en quelques minutes, sur la base d’une analyse claire.
Combien de temps faut-il surveiller sa marque ?
Aussi longtemps que la marque est protégée. Une marque française ou de l’Union européenne est enregistrée pour dix ans, indéfiniment renouvelable. Les dépôts concurrents apparaissent à tout moment, et les premières années après le lancement d’une marque sont souvent les plus exposées : c’est le moment où elle gagne en notoriété et attire l’attention de concurrents ou de déposants opportunistes.
Combien coûte la surveillance de marque ?
La surveillance France à l’identique est gratuite pour toutes les marques dont le cabinet est mandataire : elle est comprise dans notre gestion de votre portefeuille. Les autres surveillances sont établies sur devis, selon le nombre de marques, les pays visés et le niveau de surveillance choisi.
Vous n’avez pas encore déposé votre marque ? Commencez par une recherche d’antériorités, puis consultez notre page Déposer une marque en France.
RÉFÉRENCES :
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 712-4 (opposition à l’INPI)
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-2-8 (forclusion par tolérance)
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-5 (action en nullité devant l’INPI ou le tribunal)
- Règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, article 46 (opposition devant l’EUIPO)
