Répondre à une opposition de marque

Vous avez réalisé un dépôt de marque auprès de l’INPI (institut national de la propriété industrielle) ou auprès de l’EUIPO (office européen des marques) et vous avez reçu une notification d’opposition contre votre marque ? Retrouvez les conseils de nos avocats pour répondre à une opposition de marque.

 

 

1. Qu’est ce qu’une opposition de marque ?

L’opposition de marque a vocation à permettre au titulaire d’une marque de s’opposer au dépôt d’une autre marque qu’il estime nuisible. Il s’agit d’une action préventive permettant d’éviter un risque de confusion entre deux marques. Ce risque de confusion est susceptible d’intervenir dans deux hypothèses :

  • lorsque la marque demandée et la marque antérieure semblent identiques et que les produits et services qu’elles visent à l’enregistrement sont également identiques ;
  • lorsque la marque déposée et la marque antérieure sont similaires et qu’elles visent également des produits et services similaires.

Le risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure s’apprécie en fonction de l’impression faite au « consommateur d’attention moyenne » en imaginant les marques dans leur ensemble. Ainsi, le risque de confusion est établi si l’on considère que le consommateur d’attention moyenne risquerait de confondre les deux marques au regard de leurs produits et services et de leurs similarités visuelle, graphique, phonétique ou conceptuelle.

2. Quels droit antérieurs peut-on invoquer pour s’opposer à une marque ?

Devant l’INPI, il est possible d’invoquer un ou plusieurs droits antérieurs pour former une opposition à un dépôt de marque. Toutefois, le montant des redevances évoluent en fonction du nombre d’antériorités invoqué :

Au titre des droits antérieurs, on compte :

  • Les marques :
    • Une marque française déposée (dont l’enregistrement a été demandé mais pas encore octroyé) ou enregistrée ;
    • Une marque internationale ayant des effets en France ou sur le territoire de l’Union européenne ;
    • Une marque de l’Union européenne déposée ou enregistrée à l’EUIPO ;
    • Une marque notoire, c’est-à-dire une marque très connue mais pas nécessairement déposée ;
    • Une marque jouissant d’une renommée en France, ou dans l’Union Européenne s’il s’agit d’une marque européenne ;
  • Les dénominations sociales ou raisons sociale autre que locale, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Les noms commerciaux, enseigne ou nom de domaine autre que locaux,  lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • Les appellations d’origine, les indications géographique ;
  • Les nom de collectivité territoriale ou d’établissement public de coopération intercommunal ;
  • Le nom d’entités publiques s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

2. Dans quel délai peut-on former une opposition de marque ?

Les délais pour former une opposition sont stricts.

Vous pouvez former opposition à l’encontre d’un dépôt de marque français dans les deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI). Une fois la déclaration d’opposition formée, l’opposant disposera d’un mois supplémentaire pour transmettre son mémoire d’opposition contenant l’ensemble de ses arguments. Durant ce délai d’un mois, les parties auront donc l’opportunité de négocier et de trouver un accord avant d’enclencher pleinement la procédure. Cet accord est dénommé « accord de coexistence ».

La date prise en compte pour former opposition est celle de la date du paiement de la redevance à l’INPI (fixée à un montant de 400 euros pour une opposition fondée sur un seul droit antérieur, auquel s’ajoute 150 euros par droit antérieur supplémentaire). Par exemple, si vous choisissez de fonder votre opposition sur une marque et un nom de domaine, le montant de la redevance à verser à l’INPI sera de 550 euros.

Ainsi, si l’opposition est formée après ce délai, elle sera déclarée irrecevable.

3. Qui peut former une opposition de marque?

L’opposition doit être engagée par le titulaire du ou des droits antérieurs. Ce dernier peut choisir d’agir personnellement en son nom, ou bien par l’intermédiaire d’un mandataire, c’est-à-dire une personne qui sera chargée de le représenter.

Plusieurs types de professionnels peuvent endosser la charge de mandataire au cours de la procédure d’opposition : un avocat, un conseil en propriété industrielle, ou une société habilitée ayant son siège social ou un établissement au sein d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen.

La représentation par un mandataire habilité est obligatoire lorsque le droit antérieur utilisé pour former opposition appartient à plusieurs propriétaires ou lorsque la personne qui forme opposition n’a ni son domicile, ni son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

5. Comment procéder à l’opposition ?

L’opposition de marque doit impérativement se faire par voie électronique, sur le site de l’INPI. Pour cela, il convient de créer un compte, de renseigner l’ensemble des informations concernant l’opposant et son mandataire s’il y a lieu. Ainsi, le titulaire (ou le mandataire) pourra réaliser l’ensemble des échanges avec l’INPI depuis son espace personnel.

Les éléments à fournir pour former opposition :

  • Les documents permettant l’identification de l’opposant et l’ensemble des documents officiels permettant d’établir l’existence des droits antérieurs, leur étendue (par exemple la désignation des produits et services de la marque antérieure), la titularité de ces droits ainsi que leur origine (par exemple, une marque antérieure peut être originaire de l’INPI si elle française ou de l’EUIPO si elle est européenne). Attention, lorsqu’une marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, il faudra produire des éléments permettant de prouver qu’elle fait l’objet d’un usage sérieux pour chaque produit ou service invoqué dans l’opposition.
  • Les documents permettant d’identifier précisément la marque contestée. Par exemple, la copie de la demande d’enregistrement de la marque au BOPI. Il faudra que figure sur ce document la liste des produits et services visés par la demande.
  • L’exposé des arguments sur lesquels se fonde l’opposition. En principe, l’avocat de l’opposant rédigera un « mémoire d’opposition » qui retranscrira l’ensemble de ses prétentions visant au rejet de la demande de marque.
  • Le paiement de la redevance : 400 euros si l’opposition est fondée sur un seul droit antérieur, et 150 euros supplémentaires par droit invoqué.
  • Le cas échéant, la preuve du pouvoir accordé au mandataire.

6. Quels arguments peut-on développer pour répondre à une opposition de marque ?

Avant d’engager toute procédure d’opposition, l’opposant doit s’assurer qu’il est légitime à s’opposer à la demande de marque auprès de l’INPI. En effet, les conditions permettant le rejet d’une demande de marque à la suite d’une procédure d’opposition sont strictes et doivent être précisément étudiées. Il est donc préférable de confier cette analyse à un expert en propriété industrielle, tel qu’un avocat ou un conseil en propriété industrielle, afin d’éviter de dépenser inutilement des frais. 

Au titre des moyens invoqués, l’opposant pourra mettre en exergue le fait que la demande de marque crée un risque de confusion avec son droit antérieur. Pour ce faire, il convient de prouver que du point de vue du consommateur d’attention moyenne, il existe un risque de confusion ou d’association des produits et services de la marque antérieure avec ceux de la demande de marque. En effet, lorsqu’il existe un risque de confusion, la fonction essentielle de la marque est anéantie puisqu’elle tient à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre.

Pour prouver le risque de confusion entre les deux marques, il convient de :

  • démontrer la similarité entre les signes : une analyse phonétique, visuelle, conceptuelle et verbale est conseillée.
  • démontrer la similarité entre les produits et services visés par les deux marques. Ici, la confusion peut résulter
    • d’une similarité entre les produits et services visés par les deux marques : ils sont de la même nature.
    • ou d’une complémentarité entre eux : lorsqu’ils sont étroitement liés, notamment lorsque l’un est important ou indispensable pour l’usage de l’autre de sorte que le consommateur d’attention moyenne peut penser que ces produits et services proviennent de la même entreprise.

En tout état de cause, il conviendra de développer vos arguments en les appuyant sur des jurisprudences favorables à votre situation. L’issue de la procédure d’opposition dépendra de la pertinence de vos arguments, de la rigueur de votre analyse, et du bien-fondé de votre demande.

7. Comment se déroule la procédure ?

Dans un premier temps, la procédure sera marquée par une phase écrite qui permettra aux parties d’échanger leurs arguments et leurs pièces de manière contradictoire. Lorsque l’une des parties cesse de répondre, il sera considéré que la phase d' »instruction » de l’affaire est terminée.

Dans un second temps, l’INPI prend connaissance de l’ensemble des éléments échangés par les parties puis rend une décision dans un délai de trois mois. L’INPI peut à l’issue de la procédure, décider d’enregistrer la marque qui a fait l’objet de l’opposition, rejeter la demande partiellement ou totalement.

Cette décision peut être contestée par les parties devant la Cour d’appel compétente.

La procédure d’opposition dans sa totalité peut durer entre 6 mois et un an selon l’intensité des échanges entre les parties.

9. Quels sont les honoraires d’un avocat pour mener une procédure d’opposition ?

Les avocats fixent librement le montant de leurs honoraires. Le montant de la prise en charge d’une procédure d’opposition va donc varier selon plusieurs facteurs, et notamment :

  • la notoriété de l’avocat
  • la technicité de l’affaire
  • la complexité de votre affaire

Deshoulières Avocats Associés pratique des tarifs adaptés aux TPE/PME et start-ups. Vous pouvez demander un devis gratuit pour connaître le montant de nos prestations.

 

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