La recherche d’antériorités permet de déterminer si un signe du commerce peut être légalement déposé et exploité. A défaut, le titulaire d’un droit antérieur (marque, nom de domaine, dénomination sociale de société…) pourra agir en contrefaçon de marque ou en concurrence déloyale.
La recherche d’antériorités : préalable au dépôt d’une marque
Lors de l’enregistrement d’une marque, la réunion de plusieurs conditions est nécessaire. L’une d’elles est la disponibilité de la marque. Pour vérifier un tel critère, il faut vérifier l’antériorité de marque. L’utilisateur va devoir vérifier les différents droits antérieurs existants. Déposer une marque déjà déposée peut entraîner un contentieux de marque et/ou de concurrence déloyale.
Pour déposer une marque, il faut choisir une ou plusieurs catégories de produits ou de services dans lesquelles le dépôt aura lieu. La recherche d’antériorités doit tenir compte de la catégorie désirée. Il est possible de déposer une marque similaire à une autre si les catégories de produits ou services sont différentes.
Les différents types d’antériorités
Article L711-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Ne peuvent être valablement enregistrés et, s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls :
1° Un signe qui ne peut constituer une marque au sens de l’article L. 711-1 ;
2° Une marque dépourvue de caractère distinctif ;
3° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications pouvant servir à désigner, dans le commerce, une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation du service ;
4° Une marque composée exclusivement d’éléments ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ;
5° Un signe constitué exclusivement par la forme ou une autre caractéristique du produit imposée par la nature même de ce produit, nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou qui confère à ce produit une valeur substantielle ;
6° Une marque exclue de l’enregistrement en application de l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à défaut d’autorisation des autorités compétentes ;
7° Une marque contraire à l’ordre public ou dont l’usage est légalement interdit ;
8° Une marque de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ;
9° Une marque exclue de l’enregistrement en vertu de la législation nationale, du droit de l’Union européenne ou d’accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des appellations d’origine et des indications géographiques, des mentions traditionnelles pour les vins et des spécialités traditionnelles garanties ;
10° Une marque consistant en la dénomination d’une variété végétale antérieure, enregistrée conformément au livre VI du présent code, au droit de l’Union européenne ou aux accords internationaux auxquels la France ou l’Union sont parties, qui prévoient la protection des obtentions végétales, ou la reproduisant dans ses éléments essentiels, et qui porte sur des variétés végétales de la même espèce ou d’une espèce étroitement liée ;
11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur.
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4°, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage qui en a été fait. »
Article L711-3 du code de la propriété intellectuelle :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
a) Lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée ;
b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ;
2° Une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur, jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, que les produits ou les services qu’elle désigne soient ou non identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou demandée et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l’article L. 722-1 ou à une demande d’indication géographique sous réserve de l’homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Des droits d’auteur ;
7° Des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
8° Un droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille, à son pseudonyme ou à son image ;
9° Le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale ;
10° Le nom d’une entité publique, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
II.-Une marque antérieure au sens du 1° du I s’entend :
1° D’une marque française enregistrée, d’une marque de l’Union européenne ou d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet en France ;
2° D’une demande d’enregistrement d’une marque mentionnée au 1°, sous réserve de son enregistrement ultérieur ;
3° D’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.
L’antériorité d’une marque enregistrée s’apprécie au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ou de l’ancienneté valablement revendiquée par une marque de l’Union européenne au sens de l’article L. 717-6.
III.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque dont l’enregistrement a été demandé par l’agent ou le représentant du titulaire d’une marque protégée dans un Etat partie à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son propre nom et sans l’autorisation du titulaire à moins que cet agent ou ce représentant ne justifie sa démarche. »
Exemples d’antériorités
La marque « Hewlett Packard » par exemple est une marque déposée pour le matériel informatique. Un utilisateur ne pourra pas reprendre cette marque trop connue du grand public.
L’utilisation antérieure du nom commercial « Château de la noblesse » empêche postérieurement l’enregistrement de la marque « Château de la noblesse ».
La jurisprudence a pu décider que pour empêcher le dépôt d’une marque, le titulaire du nom de domaine doit établir ses droits sur ce signe distinctif, l’antériorité de son usage par rapport à la marque contestée et le risque de confusion que celle-ci peut entraîner vis-à-vis du public.
L’analyse de la recherche d’antériorités
La recherche d’antériorités se passe en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il faut rechercher s’il existe des marques antérieures identiques ou similaires à la marque désirée. Ensuite il faut s’attacher aux dénominations sociales et voir si des enseignes ou des noms commerciaux identiques ou similaires existent dans le domaine où la marque désirée doit être déposée. Enfin il faut s’attarder sur les noms de domaines, c’est-à-dire les noms de sites web. En effet, le dépôt d’une marque peut être refusé si un nom de domaine antérieur identique ou similaire existe.
Au regard des résultats de la recherche d’antériorités, l’avocat analysera l’opportunité du dépôt de la marque. S’il existe des signes identiques ou similaires dans les mêmes catégories de services ou produits, l’avocat déconseillera fortement le dépôt de la marque en l’état. Cependant il peut conseiller au client de modifier sa marque afin d’éviter tout risque de refus de dépôt. S’il n’existe aucun signe identique ou similaire, l’avocat procédera au dépôt de la marque.
